Patente sind bei Technologieunternehmen oft der wichtigste Vermögenswert. Ob sie dem Unternehmen wirklich gehören und welche Vergütungsansprüche der Erfinder daran hängen, zeigt sich erst bei genauer Prüfung – idealerweise vor der Unterschrift unter den Kaufvertrag.
Was wir in der Due Diligence prüfen
- Liegt für jedes Schutzrecht eine Erfindungsmeldung vor, und ist der Rechtsübergang lückenlos dokumentiert?
- Wurden Altfälle mit Meldung vor dem 1. Oktober 2009 ausdrücklich und fristgerecht in Anspruch genommen?
- Sind Vergütungen festgesetzt oder vereinbart, gezahlt und angemessen?
- Laufen Schiedsstellen- oder Gerichtsverfahren, gibt es Auskunftsverlangen?
- Wie sind Erfindungen externer Entwickler, Geschäftsführer und Kooperationspartner geregelt?
Altfälle vor 2009: das unterschätzte Risiko
Für Erfindungen, die vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurden, gilt das alte Recht weiter (§ 43 Abs. 3 ArbnErfG). Damals musste der Arbeitgeber die Erfindung innerhalb von vier Monaten ausdrücklich und schriftlich in Anspruch nehmen; Schweigen bedeutete Freiwerden. Fehlt diese Erklärung, kann die Erfindung dem Erfinder gehören, obwohl das Unternehmen das Patent hält. Für ältere Portfolios ist das ein Kernpunkt jeder Prüfung.
Share Deal und Asset Deal
Beim Anteilskauf bleibt der Arbeitgeber derselbe, und mit ihm alle Vergütungspflichten. Beim Kauf einzelner Vermögenswerte gehen die Schutzrechte über, während die Vergütungspflicht gegenüber dem Erfinder grundsätzlich beim bisherigen Arbeitgeber bleibt. Gehen Arbeitsverhältnisse nach § 613a BGB über, wird die Zuordnung der Ansprüche schnell unübersichtlich. Der Kaufvertrag sollte deshalb ausdrücklich regeln, wer für Vergütung haftet, und mit Garantien, Freistellungen oder einem Kaufpreiseinbehalt absichern.
Insolvenz des Arbeitgebers
§ 27 ArbnErfG regelt, was mit in Anspruch genommenen Erfindungen in der Insolvenz geschieht. Veräußert der Insolvenzverwalter die Erfindung zusammen mit dem Geschäftsbetrieb, tritt der Erwerber für die Zeit nach Verfahrenseröffnung in die Vergütungspflicht ein. Wird die Erfindung ohne Geschäftsbetrieb verkauft oder verwertet der Verwalter sie im Unternehmen, ist der Erfinder angemessen zu vergüten. Will der Verwalter die Erfindung weder verwerten noch veräußern, muss er sie dem Erfinder anbieten. Vergütungsansprüche aus der Zeit vor der Eröffnung sind dagegen in der Regel nur Insolvenzforderungen.
Häufige Fragen
Wir kaufen nur die Patente. Müssen wir die Erfinder vergüten?
Gesetzlich schuldet die Vergütung der Arbeitgeber des Erfinders. Für den Wert des Kaufgegenstands sind offene Ansprüche trotzdem relevant, etwa weil der Verkäufer seine Pflichten nach § 16 nicht mehr erfüllen kann. Wir empfehlen eine ausdrückliche vertragliche Regelung.
Mein Arbeitgeber ist insolvent. Was passiert mit meiner Erfindung?
Melden Sie offene Vergütungsansprüche zur Tabelle an und behalten Sie im Blick, ob der Verwalter die Erfindung verkauft oder aufgibt. Je nach Verwertung haben Sie Anspruch auf Vergütung gegen die Masse oder den Erwerber oder auf Übertragung.
Weiterlesen: Inanspruchnahme · Aufgabe von Schutzrechten · Vergütungsvereinbarung
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